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专利权人恶意放弃专利权的司法审查

发布时间 2020.12.08 作者 朱宏飞
随着知识产权保护意识的日渐提高,因商业秘密、职务发明等造成的专利权属争议在司法实践中日渐频繁,且处理起来往往因涉及技术问题而耗时持久。有些专利权人为避免讼累或基于败诉的预判,便直接在诉讼过程中做出放弃专利的声明。实践中,这种“我得不到你也别想要”的自杀式操作,司法和专利行政管理部门如何评价呢?本文谨以上海高院审结的上海锦农机械设备有限公司与上海鑫百勤专用车辆有限公司专利权权属、侵权纠纷案对该种声明行为的效力进行探讨。







案件事实


锦农公司与鑫百勤公司发生多起专利权属纠纷,锦农公司法定代表人曾在鑫百勤公司任职高管多年,离职后申请了多项专利,与其本职工作相关且与鑫百勤公司正在研究开发的技术相关。鑫百勤公司在与锦农公司诉讼过程中,夺回了多项相关专利的所有权,在尚有专利权属未判决时,锦农公司主动向专利局作出了放弃专利权的声明,专利局在查明声明行为属实后,认定声明有效。鑫百勤公司向国家知识产权局申请撤销放弃专利权声明,国家知识产权局以涉案专利权权属纠纷生效判决书中仅对专利权权属作出确认,未对锦农公司是否为恶意放弃专利权给予认定为由,驳回了鑫百勤公司关于撤销放弃专利权声明的请求。


国家知识产权局:

国家知识产权局以涉案专利权权属纠纷生效判决书中仅对专利权权属作出确认,未对锦农公司是否为恶意放弃专利权给予认定为由,驳回了鑫百勤公司关于撤销放弃专利权声明的请求。2016年1月22日,国家知识产权局再次以同样的理由驳回了鑫百勤公司关于撤销放弃专利权声明的请求。


法院:

法院经审理认为,在该系列权属纠纷案件中的第一件案件一审判决将系争专利权判归鑫百勤公司所有后,考虑到后续案件中相同的案由、相同的事实基础等,锦农公司更应审慎作出影响后续案件所涉专利权效力的行为。因此,锦农公司在涉案专利权权属纠纷审理过程中放弃涉案专利权的行为缺乏正当的理由,主观上有恶意,显属具有过错。锦农公司放弃涉案专利权的行为构成对鑫百勤公司合法权益的侵害。


后续:

二审法院确认锦农公司的放弃行为主观上具有恶意、显属过错后,国家知识产权局支持了鑫百勤公司关于撤销放弃专利权声明的请求,鑫百勤公司成功取得了涉案专利。







法律分析


1、权属争议中的放弃行为应当予以限制

本案中,在法院未就争议的专利权属做出判决前,涉案专利的实际专利权人应为锦农公司。锦农公司作为专利权人应当享有处分的权利,其做出专利权放弃的声明,亦在其可处分的权限内。但是正如上海高院在判决理由中阐述,权利人行使权利的自由是相对的自由,不能超过正当界限,故不能仅因锦农公司当时具有专利权当然认为其放弃行为合法,还要针对其放弃行为是否超出正当界限进行分析。如果锦农公司并非在诉讼阶段进行权利放弃,那只要其放弃行为真实自愿,则并无必要对该放弃行为进行限制,甚至这种放弃行为能尽快使专有技术进入公有领域,普通公众都能自由实施这种智力成果,因此对该放弃行为不应干预甚至秉持鼓励态度。但本案中,原被告双方本身即存在专利权属的争议,即专利权人的所有权处于不稳定状态,专利权属的转移存在现实的可能。此时,若任由专利权人再行使完全的专利权,不利于维护当事人双方的合法权益,不利于法院查明事实。放弃专利权的声明,或者采用不按时缴纳专利费用而消极导致专利权无效的情形,甚至可以类推至商标续展。


2、恶意放弃行为系滥用权利

尤其在本案中,在众多专利都已被鑫百勤公司获取,同案中锦农公司已经败诉,锦农公司已经预见剩余的专利保不住,为了最大限度的打击原告,其采取了直接放弃的行为,自己得不到,也不让原告得到。其恶意明显,上海高院认定锦农公司放弃专利权的行为系滥用权利,具有过错,理所应当。


3、声明放弃后判决结果对放弃行为的影响

双方既已就权属纠纷诉诸法院,则专利权人的所有权处于不稳定状态,专利权属的转移存在现实的可能。此时,若不对专利权属的转移进行限制,则法院无从通过查明事实确定专利权属,且查明后也于事无补。因此,专利权人对该专利的所有权存在瑕疵,此时做出的放弃声明效力待定。如果最终判决结果维持专利权人对专利的所有权,专利权人有权对其做出放弃,因此,专利权人的放弃行为应当支持。反之,专利权人的所有权被法院剥夺,转移至对方当事人,此时,原专利权人并无权利对其做出放弃声明,则此时放弃声明因声明人为无权处分人应当认定无效,对方当事人仍可以获得专利权权属。


4、声明放弃后发生权属争议

如果专利权人声明放弃专利后,才发生专利权属争议,应当认为该放弃行为有效。除非对方当事人有证据证明双方在协商过程中或者一方已试探性接触,且其有足够充分证据证明其应为实际专利权人,这种情况下的放弃行为恶意的证明要求较高。







提示


发生专利权属争议时,权利人声明放弃专利权的,国家知识产权局对该放弃行为难以对其动机和目的做实质性审查,特别是在没有相关利害关系人介入举证的情况下,证明放弃人存在恶意损害他人权益的难度较大,国知局只能依照规定发出手续合格通知书。因此,受放弃声明行为影响的当事人通常只能寻求事后救济,在司法程序中获得恶意的证据后再申请撤销。实际上,专利法实施细则第八十六条专门规定了针对该情形的预防制度,即当事人因专利申请权或者专利权的归属发生纠纷,已请求管理专利工作的部门调解或者向人民法院起诉的,可以请求国务院专利行政部门中止有关程序。因此,在专利权属纠纷中,原告实际上可以未雨绸缪,充分评估,运用法律赋予的权利提前预防被告的“自杀式”反击,以争取更好的案件结果。